Procedura opoziției descrisă de Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, permite titularilor de drepturi anterioare să se opună la înregistrarea unei mărci similare/identice care a fost depusă la înregistrare pentru produse și/sau servicii similare sau identice. În situația în care opoziția se bazează pe o marcă înregistrată de peste 5 ani, titularul acesteia, în măsura în care îi sunt solicitate, este obligat să furnizeze dovezi de folosința referitoare la utilizarea efectivă a dreptului anterior opus: art. 19 alin. (3) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice:
“(3)La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziţia prezintă la OSIM dovada că:
a)în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;”
În funcție de aceste aspecte, în situația în care este depusă spre înregistrare o marcă la nivel național (OSIM) și se dorește formularea unei opoziții, se pot distinge 3 situații:
- Opoziția este bazată pe o marcă anterioară națională (înregistrată la OSIM)
Această ipoteză vizează situația în care marca anterioară înregistrată la OSIM este opusă la înregistrarea unei mărci ulterioare depuse la același nivel. În acest caz, având în vedere că titularul mărcii înregistrate la nivel național a dobândit protecție doar pentru nivelul României, dovezile de folosință a mărcii trebuie să fie în legatură cu acest teritoriu (teritoriul poate fi foarte ușor arătat, de exemplu, facturile aduse ca dovezi de folosință trebuie să conțină unități administrative din România). Dacă dovezile de folosință vizează orice alt teritoriu, acestea trebuie respinse.
- Opoziția este bazată pe o marcă internațională anterioară extinsă pentru teritoriul României
Cazul vizează o marcă înregistrată inițial la nivelul oricărui alt stat și extinsă ulterior pentru teritoriul României. Dacă o astfel de marcă este opusă la înregistrarea unei mărci depuse pe cale națională, dovezile de folosință, în situația în care sunt solicitate, trebuie să vizeze doar teritoriul României, indiferent de numărul de state pentru care a fost extinsă marca. Furnizarea oricăror alte dovezi care nu fac trimitere la teritorul României, trebuie considerate nerelevante.
- Opoziția este bazată pe o marcă europeană
Dacă baza opoziției este reprezentată de existența unei mărci europene anterioare, dovezile de folosință nu trebuie să vizeze în mod imperativ teritoriul României. După cum este arătat în cadrul art. 18 alin. (7) lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, teritoriul pentru care trebuie arătată utilizarea mărcii, este oricare din interiorul Uniunii Europene:
(7)La cererea solicitantului, depusă la OSIM nu mai târziu de data la care expiră termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) din lege, titularul mărcii opuse va prezenta la OSIM dovada că:
a)în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, în cazul mărcilor protejate pe cale naţională sau al mărcilor protejate pe cale internaţională, valide în România, ori cel puţin pe teritoriul unui stat membru UE ori Spaţiu Economic European în cazul mărcilor comunitare, pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau este considerată notorie;
Astfel, în cazul mărcii europene, faptul că aceasta este opusă la o marcă ulterioară din România, nu obligă titularul să furnizeze dovezi doar pentru acest teritoriu. Folosirea mărcii poate viza orice teritoriu din interiorul U.E. sau Spațiul Economic European. Avantajul este unul evident, dat fiind faptul că titularul unei mărci europene nu trebuie să arate folosirea mărcii pentru toate teritoriile U.E., ci doar pentru cel puțin unul dintre acestea (care poate fi oricare alt stat, nu obligatoriu acela la nivelul căruia este opusă marca), după cum prevede legislația națională relevantă.
De asemenea, tot textul de lege mai sus-menționat, precizează la alin. (8) următoarele: În lipsa dovezilor de folosire a mărcii opuse, în maximum 30 de zile de la data notificării transmise de OSIM oponentului, actul de opoziţie va fi respins. După cum poate fi observat, în cazul în care dovezile de folosință nu sunt furnizate în termenele expres prevăzute de lege, actul opoziției trebuie respins. În practică, procedura furnizării dovezilor de folosință este folosită ca o veritabilă apărare de către solicitanții cererilor de marcă.
