Intre anii 2017 si 2018, doua fotomodele din Tarile de Jos (Rozanne Verduin si Yasmin Wijnaldum) au depus spre inregistrare la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuala (EUIPO), doua marci figurative care redau o imagine de tip portret cu chipul acestora.
Ambele mărci au vizat obținerea de protecție pentru servicii prestate de modele, fotomodele și manechine.
În ambele cazuri, examinatorul EUIPO desemnat la dosarele respective a ridicat o obiecțiune cu privire la lipsa de distinctivitate a mărcilor prin raportare la serviciile pentru care este solicitată protecția.
În urmă acestor obiecțiuni, mărcile au fost respinse pentru următoarele motive:
- Imaginile în cauza constau în redarea portretului unor (tinere) femei. Țînând cont de specificitatea serviciilor oferite și de nivelul de atenție al publicului relevant, mărcile solicitate nu pot avea capacitatea de a permite publicului să distingă aceste mărci (imediat și fără dificultăți) de alte imagini cu o origine comercială diferită.
- Imaginile nu au nicio caracteristică specială, deosebită, care să influențeze memoria consumatorului într-o asemenea măsură încât să poată distinge serviciile furnizate de alte modele, manechine, fotomodele. Formă de prezentare nu diferă substanțial de alte reprezentări fidele ale chipului unei femei. Consumatorii UE nu văd decât un chip de femeie, un chip în populația de aproximativ 450 de milioane de oameni, diluandu-se astfel funcția de origine.
- Față de serviciile solicitate, nu este o practică neobișnuită că aceste servicii să fie oferite împreună cu imaginea persoanei care furnizează aceste servicii, cum ar fi un manechin sau un fotomodel. Nenumărate fotografii de tip portret ale femeilor există într-o gama vastă de domenii, inclusiv în lumea modei.
Ambele solicitante au atacat decizia de respingere în față Comisiei de Apel EUIPO, care, în urmă argumentelor aduse, a decis în mod suprinzător să anuleze decizia de respingere emisă de examinatorul EUIPO și să înregistreze ambele mărci. Rațiunile au fost următoarele:
- Chiar dacă este, într-adevăr, mai dificil să se stabilească caracterul distinctiv al fotografiei unei persoane, asta nu înseamnă că înregistrarea mărcilor care constau exclusiv din reprezentarea unei persoane ar trebui să fie exclusă, dacă acestea ar putea fi percepute imediat că o indicație a originii comerciale a serviciilor în cauza, astfel încât publicul să poată, fără nicio posibilitate de confuzie, să distingă serviciile de cele cu o altă origine comercială.
- Contrar celor reținute de examinatorul EUIPO, reprezentarea chipului modelelor permite publicului relevant, format atât din publicul larg, cât și din publicul specializat, să distingă serviciile în cauza de cele de altă origine comercială și, în special, că provenind de la persoană din fotografie.
- Faptul că o fotografie este o reprezentare fidelă a ceea ce este descris de natură, nu înseamnă că imaginea respectivă nu poate fi percepută că o marca, cu atât mai mult cu cât reprezentarea însăși nu trădează cu nimic serviciile solicitate.
- Cererile de înregistrare se referă fără nicio îndoială la reprezentarea fetei unor anumite persoane, conțînând chipul acestora care este unic, trăsăturile externe specifice, sub formă unei fotografii de tip portet. Pe lângă nume și prenume, reprezentarea chipului sub formă unei fotografii de tip portret poate servi identificării unei anumite persoane – totuși, dacă persoană respectivă poate fi identificată atunci când un consumator intră în contact cu imaginea, acest aspect nu impedica cu nimic procedurile de înregistrare că marca.
- Chiar dacă pot fi redate multe alte imagini fidele ale chipului unor femei sau bărbați, acest aspect nu este de ajuns pentru respingerea mărcilor. Aspectul că pot există alte persoane care seamănă cu cele redate în cadrul imaginilor solicitate la înregistrare precum gemenii, persoanele care au trăsături similare, ar trebui ignorat deoarece reprezintă și ar trebui tratat că o simplă excepție. În aceeași ordine de idei, un astfel de argument ar putea fi folosit, în mod greșit, împotriva oricărui alt tip de marca: Câte mărci conțîn același cuvânt? Câte mărci conțîn o stilizare a aceluiași animal? Câte mărci conțîn stilizarea aceluiași tipar?
- Prin urmare, țînând cont de toate cele de mai sus, Comisia de Apel constată că imaginile solicitate îndeplinesc funcția esențială a unei mărci, aceea de a distinge serviciile solicitate de cele care au o altă proveniență comercială.
Astfel, se deschide o nouă cale prin intermediul căruia modelele, fotomodelele și manechinele își pot proteja imaginea sub imperiul unei mărci înregistrate. Această schimbare poate revoluționa industria modei și modalitatea prin intermediul căreia este desfășurată activitatea în domeniu.
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, prevede referitor la protecția portretului faptul că “Utilizarea unei opere care conţine un portret necesită consimţământul persoanei reprezentate în acest portret. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă ori să o utilizeze fără consimţământul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani după moartea acesteia”.
Spre deosebire de drepturile de autor asupra portretului, marca este protejată 10 ani de la depunerea spre înregistrare, iar perioada de protecție poate fi extinsă cu perioade succesive de câte 10 ani, teoretic, la infinit. Mai mult decât atât, marca poate fi cesionata mult mai ușor către o societate, o agenție de modeling, o agenție de publicitate sau către orice altă persoană fizică sau juridică.
Un alt avantaj conferit de marca înregistrată este că protecția acesteia conferă exclusivitate și dreptul de a interzice folosirea oricăror alte semne care ar putea să producă confuzie în față publicului relevant. Cu o marca înregistrată putem interzice mult mai ușor reproduceri ale portretului, mai ales în cazul în care, spre exemplu, imaginea este caricaturizată (situație în care protecția conferită de drepturile de autor și de drepturile la imagine ar putea fi limitate).
În altă ordine de idei, înregistrarea că marca vine că o procedura de simplificare, fiind mult mai ușor să prezinți certificatul de marca pentru a îți demonstra drepturile, pentru a le cesiona sau pentru a solicită interzicerea folosirii fără acordul titularului.
Cu toate acestea, Oficiile de mărci și examinatorii acestora nu sunt obligați să țînă cont de astfel de decizii anterioare, nefiind o practică unitară, astfel încât la momentul depunerii unei cereri de marca ce va conține propriul portret este posibil că examinatorul desemnat la dosar să respingă cererea dacă nu consideră că imaginea prezintă gradul de distinctivitate necesar înregistrării sau dacă apreciază ca imaginea nu poate îndeplini funcția esențială a unei mărci, respectiv aceea de a diferenția produsele și serviciile unei întreprinderi, de cele ale unei alte întreprinderi.
Totuși, dacă procedura de înregistrare a mărcii este finalizată cu succes, ulterior pot fi admise cu ușurință acțiunile în contrafacere (utilizarea unei mărci fără acordul titularului reprezentând infracțiunea de contrafacere) și pot fi introduse și ordonanțe președințiale prin intermediul cărora instanțele de judecată să interzică de urgență încetarea utilizării neautorizate până la definitivarea acțiunii de fond (în speță, acțiunea în contrafacere).
Pe cale de consecință, recomandăm tuturor agenților economici și modelelor care activează în această industrie și realizează un câștig patrimonial de pe urmă utilizării portretului și al imaginii să ia legătură cu o societate de avocatură specializată în drepturile de proprietate intelectuală sau cu o agenție de proprietate industrială în vederea cercetării și explorării acestei posibilități de înregistrare a imaginii și a fotografiei-portret ca marcă.
