Majoritatea antreprenorilor aleg adesea să nu învestească bani în procedura de înregistrare a mărcii în timp ce își lansează business-ul.
Ar fi lesne de înțeles că la început de drum bugetul este mai strâmtorat, iar când antreprenorii se confruntă cu întrebarea “în ce să investesc primii bani: în taxe și onorarii pentru înregistrarea unei mărci sau în promovare în cadrul rețelelor sociale și în mediul online?”, de cele mai multe ori promovarea câștigă și majoritatea investițiilor se îndreaptă în această direcție sau bineînțeles, în dezvoltarea de produs sau serviciu.
Totodată, strategia majorității startup-urilor este de a observa mai întâi dacă business-ul nou lansat se bucură de succes (perioadă care începe de la un an și se întinde chiar pe parcursul mai multor ani), iar dacă încasările sunt mulțumitoare, ei bine, atunci ar fi momentul potrivit să fie demarată și o procedură de înregistrare de marcă – în aceste cazuri, uneori este prea târziu deoarece:
- Marca a fost înregistrată de o alta persoană sau chiar de un competitor;
- Încă de la începerea utilizării mărcii se încalcă dreptul unei alte persoane, drept despre care nu știa că există;
- Piața a fost deja inundată de produse care poartă aceeași denumire cu marca pe care își doresc să o înregistreze.
O altă categorie de antreprenori aflați la început de drum conștientizează care este importanța unei mărci înregistrate și alocă în bugetul lor inițial și cheltuiala aferentă cu taxele de înregistrare de marcă – mai ales că în ultima perioadă, pentru a vinde produse în cadrul celor mai mari marketplace-uri, iți este solicitată dovada că ai înregistrat marca pe care o aplici pe produse.
Totuși, această din urmă categorie este împărțită în două tabere: cei care își depun marca singuri fară să apeleze la consultanță juridică de specialitate și ceilalți care apelează la serviciile unei agenții specializate în proprietatea intelectuală.
Deși poți depune marca spre înregistrare singur fară asistență de specialitate și să reușești să închei procedura cu succes fară să întâmpini impedimente, antreprenorii fac destul de frecvent anumite greșeli atunci când gestionează singuri procesul de înregistrare și de mentenanță a mărcii.
Prezentul articol redă care sunt cele mai frecvente greșeli pe care un antreprenor aflat la început de drum le realizează atunci când inițiază o procedură de înregistrare de marcă fară să aibă parte de consultanță juridică de specialitate.
- Nu este efectuat un raport de cercetare corespunzător
În primul rând, ar fi bine de reținut faptul că în domeniul mărcilor nu există termenul de “disponibilitate”. Cu alte cuvinte, dacă accesăm registrul de mărci înregistrate și căutam denumirea pe care dorim să o înregistrăm și nu este returnat niciun rezultat, asta nu înseamnă că putem demara procedura.
În România sunt valabile mai multe tipuri de mărci înregistrate, nu doar mărcile înregistrate la OSIM – trebuie avute în vedere și mărcile Uniunii Europene care sunt înregistrate la EUIPO și mărcile internaționale care sunt înregistrate la WIPO.
Mai mult decât atât, dacă nu găsim în toate aceste baze de date o marcă identică, nu înseamnă că nu vom avea impedimente în procedura de înregistrare sau că nu încalcăm drepturile unei terțe persoane. La înregistrarea unei mărci se poate opune și o marcă similară care are, spre exemplu, una sau mai multe litere diferite, care se citește, se pronunță similar sau care are o reprezentare grafică similară.
Un raport de cercetare detaliat care te ajută să te edifici cu privire la riscurile pe care le poți întâmpina în cadrul procedurii de înregistrare de marcă durează, în general, între 3 zile și 7 zile, nefiind în niciun caz o simplă introducere a denumirii mărcii pe care dorim să o înregistram în motorul de căutare a mărcilor înregistrate la OSIM.
În altă ordine de idei, mulți antreprenori aleg să verifice dacă denumirea este disponibilă pe Google® sau consideră că dacă au achiziționat numele de domeniu, nu îi mai poate opri nimic să obțină certificatul de înregistrare de marcă – ei bine, motoarele de căutare online precum Google® nu sunt armonizate cu bazele de date ale Oficiilor de mărci, iar la achiziționarea unui nume de domeniu, nu este verificat sub nicio formă dacă este încălcat sau nu dreptul asupra unei alte mărci înregistrate.
În aceste condiții, dacă raportul de cercetare nu este efectuat corespunzător, cel mai mare risc la care ne putem supune este că putem pierde toate investiile efectuate în marca înregistrată precum promovare, publicitate, dezvoltare produs și așa mai departe, daca aflăm ulterior că încalcăm dreptul la marcă al unei alte entități, iar mai mult decât atât, dacă este demonstrat în instanță, entitatea respectivă poate solicita și plata prejudiciilor cauzate de încălcarea de marcă.
Toate aceste riscuri, precum și cheltuielile ulterioare de rebranding pot fi evitate dacă este efectuat un raport de cercetare prealabilă cu ajutorul unei agenții de proprietate intelectuală cu experiență.
- Nu este efectuată o încadrare corectă în clasele de protecție Nisa
Produsele și serviciile incluse în clasele de protecție Nisa au un caracter tehnic și necesită o minimă experiență și cunoștințe în materia proprietății intelectuale pentru a realiza o încadrare corectă.
De cele mai multe ori, unii antreprenori apreciază că ar exista o similaritate între codurile CAEN ale societății și clasele de protecție, însă în realitate nu are nicio relevanță, iar în alte cazuri, adaugă în lista de protecție produse și servicii care nu ar trebui să facă obiectul înregistrării și fie nu reușesc să confere protecția juridică necesară, fie aleg clase de protecție care majorează costurile și sunt inutile.
Exemple:
Caz 1
Deși aplică marca doar pe suc, iar marca ar trebui înregistrată exclusiv pentru clasa 32 băuturi nealcoolice, unii antreprenori adaugă și alte clase de protecție, cum ar fi:
Clasa 16 etichete (deși nu sunt un producător de papetărie și nu produc etichete pentru terțe persoane, consideră că este utilă protecția și pentru această clasă)
Clasa 21 sticle din plastic (deși nu produc sticle din plastic pentru terți, ci doar pentru propriul uz, adaugă cu toate acestea și prezenta clasă)
Clasa 39 servicii de transport (de multe ori este adăugată această clasă desi societatea nu facturează servicii de transport produse pentru terți, ci doar pentru propriul uz)
După cum putem observa, adăugarea acestor clase nu este utilă, iar excluderea acestora din cererea noastră ne poate salva costuri.
Caz 2
Deși produc suc, iar marca ar trebui înregistrată pentru clasa 32 băuturi nealcoolice, unii antreprenori înregistrează marca doar pentru clasa 35 servicii de vânzare în legătură cu băuturi nealcoolice. Ei bine, în acest caz, clasa 35 se referă la serviciile unui magazin care comercializează sucuri ce poartă diferite mărci (marca de magazin, nu de producător de sucuri) și nu conferă protecția juridică necesară.
Caz 3
OSIM, începând cu anul 2020, nu mai conferă protecție decât pentru produsele și serviciile incluse în sensul literal al descrierii clasei de protecție. Dacă nu reiese în concret din sensul literal care sunt produsele și serviciile protejate, nu beneficiem de nicio protecție pentru acestea.
În altă ordine de idei, încadrarea corectă nu doar că ne ajută la elaborarea concretă a gradului de protecție juridică, însă este foarte importantă și din perspectiva analizei motivelor de refuz, deoarece motivele de refuz se analizează exclusiv prin raportare la produsele și serviciile incluse în lista de protecție (cu titlu exemplificativ, Apple® este o marcă distinctivă pentru electronice, dar poate fi considerată descriptivă pentru serviciul de comerț cu fructe).
- Sunt omise termenele procedurale imperative
În lege regăsim o serie interminabilă de sancțiuni și decăderi în cazul în care sunt omise termenele imperative. Cu titlu exemplificativ, ne putem supune radierii mărcii dacă:
- Nu depunem cererea de înregistrare marcă semnată în termen de 30 de zile de la depunere;
- Nu achităm taxa de examinare a cererii de înregistrare marcă în termen de 30 de zile de la inițierea procedurii;
- Nu achităm taxa de eliberare a certificatului de înregistrare de marcă în termenul de 30 de zile de la care am primit notificarea OSIM care atestă că în urma admiterii la înregistrare, nu au fost întâmpinate opoziții;
De asemenea, marca noastră poate fi respinsă dacă:
- Nu depunem un răspuns la avizul de refuz provizoriu în termenul legal de 30 de zile;
- Nu depunem un răspuns la opoziție în urma întâmpinării motivelor detaliate;
Deși poate pare ireal, o simplă omisiune de câteva zile poate avea consecința radierii mărcii și pierderii tuturor costurilor investite în procedura de înregistrare de marcă, fară a exista o cale de repunere în situația anterioară fară motive justificate.
- Nu este realizat un serviciu de monitorizare a cererilor de înregistrare
Mulți solicitanți consideră că simpla înregistrare de marcă este suficientă pentru a menține o exclusivitate în piață și chiar sunt convinși de faptul că Oficiile de mărci vor respinge automat orice alte cereri similare/identice care se depun.
În realitate, dacă a doua zi, o altă persoană depune spre înregistrare o cerere de marcă identică, această marcă din urmă se va înregistra dacă nu este formulată opoziție de către titularul de marcă anterioară. Oficiile de mărci nu vor invoca marca voastră împotrivă unei alte cereri, dacă nu formulați opoziție.
De aceea este imperativă verificarea lunară a cererilor de înregistrare de marcă, pentru a observa în timp util dacă se încalcă dreptul la marcă astfel încât să fie formulată opoziție în termenul legal, care este în majoritatea cazurilor între 2 luni (OSIM) și 3 luni (EUIPO).
Bineînțeles, o acțiune în anulare de marcă înregistrată poate fi introdusă oricând, însă consecința omiterii termenului de opoziție se concretizează în aspectul că vă fi necesar să coexistați cu cealaltă marcă până când reușiți să o anulați cu succes (procedura poate dura până la 3 ani, dacă sunt utilizate toate căile de atac). Cu alte cuvinte, cealaltă persoană se bucură de un certificat de înregistrare de marcă valabil și poate face uz de acesta marcă, iar interzicerea ar putea fi solicitată doar după ce marca din urmă este anulată.
O alta greșeală des întâlnită este tolerarea unei mărci care de fapt încalcă drepturile. Uneori, deși solicitanții de marcă observă că o altă persoană a depus spre înregistrare o marcă similară, realizează o evaluare greșită a riscului de confuzie și stabilesc (deși nu au parte de expertiza necesară) că între mărci nu poate fi realizat un risc de confuzie, alegând să tolereze această din urmă cerere și să nu formuleze opoziție. O astfel de greșeală poate conduce la situația practică în care solicitantul mărcii ulterioare beneficiază de toate investiile efectuate în promovarea mărcii anterioare.
Fară putință de tăgadă, evaluarea riscului de confuzie intre mărci poate fi realizată cu ușurință de un consilier în proprietate industrială care a analizat de-a lungul timpului mii de conflicte între mărci.
- Nu este menținută protecția mărcii ulterior înregistrării
Ulterior înregistrării, pot apărea o multitudine de sancțiuni care ar putea conduce în mod direct sau indirect la decăderea din drepturile conferite de marcă, la decăderea din drepturile asupra unor produse sau servicii.
Mulți solicitanți înregistrează marca și nu o utilizează efectiv. Trebuie reținut faptul că după ce trec 5 ani de la înregistrare, orice persoană interesată poate introduce o acțiune în decăderea din drepturile conferite de marcă. Dacă este introdusă o astfel de acțiune, va fi necesar să fie demonstrat prin intermediul unui probatoriu că marca a fost utilizată efectiv: facturi, cataloage, contracte, dovezi ale promovării și așa mai departe.
Pe de altă parte, un titular de marcă poate fi decăzut din drepturi daca utilizează marca în alta formă decât cea în care a fost înregistrată. De multe ori, după înregistrarea mărcii se face un rebranding la nivel grafic, iar utilizarea într-o formă diferită poate conduce la decăderea din drepturile conferite de marcă.
De asemenea, dacă au trecut 5 ani de la înregistrarea mărcii și este necesar să formulam opoziție deoarece a fost depusă spre înregistrare o marcă identică de către o alta persoană, nedepunerea dovezilor de folosire efectiva va conduce în mod direct la respingerea opoziției. Cu alte cuvinte, dacă noi am înregistrat marca “AAA” pentru “suc” și se depune spre înregistrare marca “AAA” peste 5 ani tot pentru “suc”, dacă nu aducem dovezi că ne-am folosit marca “AAA” prin intermediul unor facturi, cataloage, sondaje de opinie, studii de piață, dovezi ale promovării și așa mai departe, opoziția noastră vă fi respinsă. De aceea este recomandabil să păstram de-a lungul timpului toate dovezile care demonstrează că ne-am utilizat efectiv marca – situație de care solicitanții de marcă țin destul de rar cont.
Mai mult decât atât, mărcile sunt valabile pentru perioade consecutive de câte 10 ani, iar o dată la 10 ani este necesar să fie depusă o cerere de reînnoire însoțită de taxele legale – nedepunerea în termenul legal și neachitarea taxelor necesare va conduce de asemenea la pierderea drepturilor conferite de marcă (situație care este des întâlnită în piață).
În încheiere, în mod cert este posibil ca antreprenorii să își înregistreze singuri marca fară impedimente, însă pentru a ajunge în această situație este nevoie fie de noroc, fie de cunoștinte cu privire la clasele de protecție, analiza riscului de confuzie dintre mărci, efectuarea cercetării documentare și a monitorizării, termenele procedurale, taxele și așa mai departe. De aceea, daca doriți să aveți parte de o asistență calificată și să nu existe erori atunci când vine vorba de protecția juridică a mărcii, recomandăm cu tărie apelarea la o agenție de proprietate intelectuală specializată care are experiența miilor de proceduri de înregistrare de marcă, conflicte între mărci și serviciilor de mentenanță juridică.
Marian Constantin – Consilier Juridic
