De foarte multe ori, titularii mărcilor se regăsesc în următoarea situație: marca pe care o dețin este folosită cu acordul lor de către o persoană diferită. Acest lucru nu este greșit, însă, pentru a dovedi oficial calitatea de persoană îndreptățită să folosească marca, se poate apela la unul dintre următoarele instrumente juridice: cesiunea (vânzarea) sau licențierea (închirierea) mărcii. Atât procedura cesiunii cât și cea a licențierii sunt descrise în cuprinsul Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
Cesiunea sau “vânzarea mărcii” astfel cum este denumită în limbajul cotidian, reprezintă instrumentul prin care titularul poate înstrăina definitiv și fără a limita în spațiu drepturile asupra mărcii. Cesiunea mărcii poate viza atât toate produsele/serviciile pentru care aceasta este înregistrată cât și o parte dintre acestea. Definiția este regăsită în dispozițiile art. 41 (1) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice:
Art. 41
“(1)Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comerţ în care aceasta este încorporată. Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante, sub sancţiunea nulităţii.”
Instituția cesiunii în materia mărcilor este restrictivă și impune anumite limite, cum ar fi:
-cesiunea poate fi efectuată doar definitiv (aceasta nu poate fi limitată în timp. Pentru această ultimă ipoteză existând procedura licențierii);
-cesiunea poate viza toate clasele de protecție pentru care este înregistrată marca cât și o parte dintre acestea;
-cesiunea nu poate fi limitată teritorial (spre exemplu, în cazul cesionării unei mărci, prerogativa folosirii acesteia de către noul titular (cesionar) nu poate fi restrânsă doar pentru anumite județe);
-transmiterea întregului patrimoniu al titularului obligă și la transmiterea mărcii odată cu acesta;
– în situația în care cedentul deține mai multe mărci similare sau identice care pot fi folosite pentru produse/servicii similare sau identice, acestea trebuie cesionate în mod obligatoriu către aceeași persoană, sub sancțiunea nulității actului de transmitere.
Licențierea sau “închirierea mărcii” astfel cum este denumită în limbajul uzual, este intrumentul prin care titularul mărcii poate autoriza terții să folosească marca pentru tot/pentru o parte din teritoriul României și în legătură cu toate/o parte din clasele de protecție pentru care marca a fost înregistrată. Dispozițiile art. 43 (1) din Legea 84/1998 descriu procedura licențierii:
Art. 43
(1)Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă, să autorizeze terţii să folosească marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţele pot fi exclusive sau neexclusive.
Sub aspectul clasificării, licențele sunt de două feluri:
1) Licența exclusivă – este acel tip de licență prin care titularul mărcii (licențiator) autorizează licențiatul să folosească marca în mod exclusiv, cu garanția că marca nu va fi licențiată către alte persoane și nici el însuși nu o va mai putea folosi;
2) Licența neexclusivă – este acel tip de licență prin care titularul mărcii iși păstrează prerogativa utilizării mărcii precum și pe cea sublicențierii către alți terți.
De asemenea, dispozițiile legale în vigoare impun o serie de obligații pentru licențiat, în calitate de beneficiar al dreptului de folosință asupra mărcii, cum ar fi:
– respectarea limitelor contractului de licență cu privire la întinderea în timp (contractul de licență fiind caracterizat în principal de limitarea în timp), spațiu (în situația în care licența a fost acordată pentru o parte din teritoriul țării) precum și cu privire la produsele/serviciile pentru care va fi utilizată marca (dacă avem în vedere o licență parțială);
– folosirea mărcii împreună cu mențiunea “sub licență” pentru produsele pentru care licența a fost acordată.
Înscrierea cesiunilor și licențelor de OSIM este condiționată de achitarea taxei legale de către persoana interesată. Totodată, legislația relevantă recunoaște terților interesați dreptul de a formula contestații în termen de 30 de zile de la publicarea sau de la comunicarea deciziilor cu privire la transmiterea/licențierea drepturilor asupra mărcii.
Clauzele unui contract de cesiune sau al unui contract de licență trebuie redactate cu atenție și necesită în mod deosebit atenția unui consilier specializat în proprietate industrială, motiv pentru care titularii mărcilor sunt încurajați să solicite sprijinul unei persoane specializate la momentul efectuării unor astfel de proceduri.
